發明專利與實用新型專利可同時申請

文/楊柳

在專利創意確定好需要申請專利的時候，有必要選擇專利申請類型。專利類型目前有外觀專利、實用新型和發明專利這三種，產品具體能做什么類型的專利，需要專業人士進行評判后選擇。

在《專利法》第九條中指出：“同樣的發明創造只能授予一項專利權。但是，同一申請人同日對同樣的發明創造既申請實用新型專利又申請發明專利，先獲得的實用新型專利權尚未終止，且申請人聲明放棄該實用新型專利權的，可以授予發明專利。”也就是說，一個專利創意，如果具備相關條件，是可以同時申報實用新型專利和發明專利的，在獲得實用新型專利授權后，如果放棄實用新型的權利，還可以獲得發明專利證書。

在實踐操作過程中，實用新型和發明專利同時申請，具有以下諸多好處：

1、實用新型授權要求相對低，時間短，獲得授權后可以提前受到保護

由于專利申請后，本身并不能馬上獲得保護。專利授權后，才能作為專利侵權評判的依據，也就是說，專利授權后，才能進行侵權保護。發明專利在申請后，需要經過初審合格后，予以公開審查，這個公開階段，就會將一些技術暴露，卻不能獲得保護。而此時，如果產品同時申請了實用新型專利，在實用新型專利獲得授權后，此時，發明再公開，就會獲得多一層的保護效果。

此外，由于實用新型不同于發明專利，只需要經過初審后，符合相關要求后，就會獲得授權，然后公開專利文本。這個時間大多要早于發明12-18個月，可以彌補發明專利在公開階段不能保護產品的不足。

2、延長保護期限，便于產品獲得更全面的保護

盡管發明專利從申請到授權時間較長，要求高，但其提供的保護期限和保護范圍卻是實用新型無法比擬的。由于發明專利需要實質審查，獲得授權后，其含金量更高，保護具有更好的深度。

在實用新型授權后，由于只有初審，沒有實質審查，在專利侵權處理時候，往往需要附帶提供專利權評價報告，且在后續無效過程中，更容易被無效處理。而如果獲得了發明專利的授權，則能避免這些問題，使得專利權更加穩定。

不僅如此，發明專利目前保護期限20年，實用新型僅僅10年。在發明專利和實用新型同時獲得授權情況下，發明專利的保護期限大大長于實用新型，這也是發明專利體現出的保護價值。

3、發明專利保護層次更深，與實用新型相互結合，實現產品的多方面保護

一些企業不屑于申請發明，其中重要原因在于擔心技術秘密泄露。但是，又糾結于產品上市后會被競爭對手模仿。特別是，一些產品或者裝置結構專利，一旦上市，就會面臨模仿或者山寨，此時，申請實用新型專利進行保護，是必要的措施。實際上，在產品上市前，就應該提出相應的實用新型專利或者外觀專利申請保護，以便能夠給產品提供一些基本層面的保護。

但是，由于產品或者裝置背后往往會涉及到其他工藝或者配方，甚至材料等等，這些層面，并不能在實用新型中進行保護。此時，如果能夠結合發明專利，采用更深層次的全方位申請，提高了授權率的同時，也會加強對產品系列保護。這也是實用新型和發明專利相互結合申請的另一個好處。

4、實用新型結合發明申請，有助于實用新型早日授權，也有助于更好地保護產品獲得發明授權

這一點主要針對當前實用新型大批量申請造成的批量駁回而言。由于實用新型要求低，在一些場合存在大量非正常申請，特別是，一些產品結構被批量處理，就給審查造成了一些不必要的失誤。在許多專利申請中，特別是當前實用新型的審查中，出現了一些不近人意的地方，如經常會因為常規技術，或者交代不清楚而駁回。這對于一些實用新型，一方面，因為撰寫層次不清晰，沒有更好地描述產品；另一方面，因為審查員是人為審查，難免做出這樣或者那樣的誤判，造成實用新型錯失授權機會。

此時，如果同時申請了發明專利，因為發明專利保護范圍更加廣泛，且審查員需要更加仔細地審查，并提供了多次答復機會。這些都會增加發明授權概率。因為實用新型答復，一般不超過兩次；但發明專利，四通五通也是常見。只要去爭取，其授權率甚至會優于實用新型。這正是有些朋友所說的連發明都授權了、實用新型還不讓授權的情況。

特別是，一些涉及到模塊、電路結構之類的專利，在實用新型專利中，容易被駁回，因為描述的界限問題，很容易造成不是實用新型客體的情況，而在發明專利申請中，這些軟件方法，恰好可以作為方法補充申請。如何把握這個尺度，更好地利用發明彌補實用新型專利申請的不足，則需要根據情況使用。

5、實用新型授權了，發明專利未必就需要放棄已經授權的實用新型才能獲得授權

也就是說，盡管專利法有規定，在發明獲得授權時候，需要放棄已經授權的實用新型才能下發授權通知書，但在實踐操作中，采用合適的方式進行避免，完全可以同時獲得兩本證書。這一點，在筆者多年的實踐中，均為客戶操作獲得了兩本證書。在獲得實用新型證書后，同時獲得發明專利證書。當然，有些客戶考慮后期維持成本，一般在后續專利維持中，主動放棄了實用新型的維持，而只保留了發明專利。

因此，在實踐操作中，同時申報了發明的時候，在獲得實用新型授權后，可以繼續操作發明專利。即使因為某些原因失去了實用新型授權，發明專利還是可以有希望授權的。這一點，也是一個好的專利創意同時進行實用新型和發明專利申請的好處。在筆者的專利投資策略中，就包括了實用新型和發明專利同時申請的策略，在去年年底申請了多件雙報的專利后，獲得了實用新型的授權，然后進行發明實審，增強了更多的授權機會和投資獲利的方式。

無論是投資，還是新申請，或者為客戶進行產品研發或者布局申請，如果有必要，還是建議進行實用新型和發明專利同時申報。當然，前提是需要符合相關要求，畢竟發明專利本身費用也較高，審查時間較長，并非什么專利都可以這樣操作。實用新型和發明專利雙報申請，更多的需要把握其申請策略和申請方式，對于專利投資申請，更需要考慮授權和需求的平衡。

隨著專利政策的不斷變化，無論是針對研發產品的新申請，還是作為專利投資的策略，歡迎來探討專利同時申請相關事宜，讓專利申請方式為產品保護提供更好的防護罩，也為投資獲取更大的收益，并在專利申請文本的撰寫過程中，獲取更大樂趣。